文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司保定分部 張倩

　　在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查過程中，一般會遇到這種情況：申請人在答復(fù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的審查員下發(fā)的審查意見通知書時，需要對權(quán)利要求甚至說明書、說明書附圖等內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　有關(guān)在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查過程中答復(fù)審查意見通知書時對申請文件進(jìn)行的修改，專利法及其實施細(xì)則以及《專利審查指南》中有相關(guān)規(guī)定如下：

　　根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。國際申請的申請人根據(jù)專利合作條約規(guī)定所提交的修改文件，同樣應(yīng)當(dāng)符合專利法第三十三條的規(guī)定。

　　根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十一條第一款的規(guī)定，發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起的三個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動提出修改。

　　根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，申請人在收到專利局發(fā)出的審查意見通知書后修改專利申請文件，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。

　　此外，專利法第二十六條第四款規(guī)定：權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要的限定要求專利保護(hù)的范圍。審查指南第二部分第二章第3.2.1節(jié)中對此做出了解釋，即如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。也就是說，實際上專利法并非是要求申請人只能實際做了什么才允許保護(hù)什么，而是允許進(jìn)行合理的概括。

　　專利法第三十三條中不允許修改超范圍的立法目的在于：由于我國采用的是先申請制，盡可能早地提出專利申請將直接影響到專利權(quán)的歸屬和由此產(chǎn)生的潛在利益歸屬。如果允許通過修改增加原申請中未記載的內(nèi)容或“新的信息”從而克服原申請中存在的缺陷，無疑對于其他競爭者或者公眾都是不公平的。因此，不允許修改超出原申請記載的范圍。

　　在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.2.1節(jié)中規(guī)定了允許對權(quán)利要求書的修改，對權(quán)利要求書的修改主要包括：通過增加或變更獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)特征，或者通過變更獨(dú)立權(quán)利要求的主題類型或主題名稱以及其相應(yīng)的技術(shù)特征，來改變該獨(dú)立權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍；增加或者刪除一項或多項權(quán)利要求；修改獨(dú)立權(quán)利要求，使其相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新劃界；修改從屬權(quán)利要求的引用部分，改正其引用關(guān)系，或者修改從屬權(quán)利要求的限定部分，以清楚地限定該從屬權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍。對于上述修改，只要經(jīng)修改后的權(quán)利要求的技術(shù)方案已清楚地記載在原說明書和權(quán)利要求書中，就應(yīng)該允許。

　　而在具體答復(fù)過程中，對申請文件的修改，比較常涉及的方式為：通過變更獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)特征，使其相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新劃界。

　　但是，該對獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行變更技術(shù)特征時，需要根據(jù)說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容進(jìn)行修改，具體如何判斷該修改的內(nèi)容是否屬于該說明書和權(quán)利要求書記載的范圍呢？在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2. 2.1節(jié)中明確了，該原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括：原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容，和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。那么，該根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容是如何界定的呢？下面將結(jié)合幾個案例進(jìn)行說明。

　　案例1：

　　該案為一種測溫裝置，在原始申請中記載，該測溫裝置在正常體溫370C下工作。從上述記載可以看出，申請人不慎將37℃誤寫成了370C。針對上述內(nèi)容，如果申請人將370C修改為正確的37℃是否超范圍呢？

　　另外一種修改方式，即將原表述錯誤的370C整體刪除，修改后的方案則變?yōu)樵摐y溫裝置在正常體溫下工作。如果是進(jìn)行這樣的修改，是否超范圍？

　　筆者認(rèn)為，關(guān)于第一種修改方式，該案中已經(jīng)明確提出是正常體溫，而根據(jù)生活常識可知，該體溫的單位為℃，所以，而該℃中的“°”與數(shù)字“0”形似，則根據(jù)該原說明書中記載的內(nèi)容則可以直接毫無疑義的確定該正常體溫370C下工作中關(guān)于體溫的單位屬于筆誤， 則將其修改為正確的37℃并不超范圍。從另一個方向來看，而該正常體溫可以為人體溫，也可以為其他有體溫的動物的體溫，根據(jù)生活常識可知的，人正常體溫為37℃左右，而動物的體溫可以較高或者較低，但是不可能出現(xiàn)370℃的情況，所以，則根據(jù)該原說明書中記載的內(nèi)容則可以直接毫無疑義的確定該正常體溫370C下工作中關(guān)于體溫的單位屬于筆誤， 則將其修改為正確的37℃并不超范圍。

　　而第二種修改方式中，由于正常體溫屬于一個閾值，如人體的正常體溫可以為35℃-37℃，而即使該原表述錯誤的370C指代的為37℃，修改后的正常體溫的范圍要大于該原表述的內(nèi)容。而在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2. 2.1節(jié)列舉的幾種允許的對權(quán)利要求書的修改中，明確提出了：對于含有數(shù)值范圍技術(shù)特征的權(quán)利要求中數(shù)值范圍的修改，只有在修改后數(shù)值范圍的兩個端值在原說明書和／或權(quán)利要求書中已確實記載且修改后的數(shù)值范圍在原數(shù)值范圍之內(nèi)的前提下，才是允許的。所以，該第二種修改方式是不被允許的，屬于修改超范圍。

　　案例2：

　　原權(quán)利要求2中記載的內(nèi)容為：

　　“所述激光甲烷傳感器包括：激光器，用于向甲烷管道區(qū)域發(fā)射特定波長的激光束；探測器，用于探測所述激光束穿過所述甲烷管道區(qū)域內(nèi)的甲烷氣體時的穿透波長；微處理器，用于獲取所述激光器發(fā)送激光束時所述激光束的特定波長，及所述激光束穿透所述甲烷管道區(qū)域內(nèi)的甲烷氣體時的穿透波長，依據(jù)所述激光束的特定波長及所述激光束的穿透波長分析所述甲烷氣體的濃度值；定位儀，用于獲取所述激光器發(fā)射激光束時，對應(yīng)的甲烷管道區(qū)域位置點(diǎn)信息”。

　　在進(jìn)行修改過程中，將該原權(quán)利要求2中的技術(shù)特征增加至權(quán)利要求1中時，將該穿透波長修改為穿透光強(qiáng)信號，審查員認(rèn)為該修改后得到的技術(shù)方案未曾記載在原說明書和權(quán)利要求書中，由于原申請中從始至終都記載了探測器探測的對象是“波長”，而作為光的不同屬性，波長和光強(qiáng)是兩個不同的參數(shù)，因此修改后的技術(shù)方案無法由原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定，超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不符合專利法第三十三條的規(guī)定。

　　申請人認(rèn)為，該次修改是依據(jù)了說明書中關(guān)于分析該被測氣體的分析過程中記載的內(nèi)容：“當(dāng)激光束穿過甲烷氣體介質(zhì)時透射光強(qiáng)和入射光強(qiáng)的關(guān)系

　　其中 τν為激光的透射率; It 和Io 分別為激光的初始光強(qiáng)以及透射光強(qiáng)即; α(ν)[cm-1]為光譜的吸收系數(shù); L[cm]為光程長度。α(ν)L代表光譜的吸收強(qiáng)度,

　　積分面積正比于被測氣體的分壓，因此根據(jù)方程（2），被測氣體的濃度可以通過方程（3）得到：

　　其中 P[atm] 為總壓，L[cm]為光程長度，S(T) [cm-2/atm]為吸收強(qiáng)度，A[cm-1]為光譜積分面積。

　　……

　　在分析儀102的規(guī)則預(yù)設(shè)模塊301中預(yù)設(shè)分析甲烷濃度值的分析規(guī)則；依據(jù)分析儀102預(yù)設(shè)的分析甲烷濃度值的分析規(guī)則——溯源算法，結(jié)合城市管網(wǎng)的分布圖和管線實時壓力，分析模塊302對激光甲烷傳感器101發(fā)送的甲烷濃度值及采集甲烷濃度值時的管道區(qū)域位置點(diǎn)信息進(jìn)行分析對比，分析方式為反演分析，分析方法采用貝葉斯推理和蒙特卡洛抽樣算法相結(jié)合計算方法，就能反演推算出甲烷管道區(qū)域范圍內(nèi)發(fā)生甲烷泄露的管道區(qū)域位置點(diǎn)。”

　　根據(jù)上述內(nèi)容，可知，在進(jìn)行分析過程中，是依據(jù)激光束穿過甲烷氣體介質(zhì)時透射光強(qiáng)和入射光強(qiáng)的關(guān)系進(jìn)行計算，所以，微處理器進(jìn)行分析的依據(jù)“入射光強(qiáng)”和“透射光強(qiáng)”應(yīng)為“激光束特定波長光強(qiáng)信號”和“穿透光強(qiáng)信號”，因此，將“微處理器，用于獲取所述激光器發(fā)送激光束時

　　所述激光束的特定波長，及所述激光束穿透所述甲烷管道區(qū)域內(nèi)的甲烷氣體時的穿透波長，依據(jù)所述激光束的特定波長及所述激光束的穿透波長分析所述甲烷氣體的濃度值；”更改為“微處理器，用于獲取所述激光器發(fā)送激光束時所述激光束的特定光強(qiáng)信號，及所述激光束穿透所述甲烷管道區(qū)域內(nèi)的甲烷氣體時的穿透光強(qiáng)信號，依據(jù)所述激光束特定波長的光強(qiáng)信號及所述激光束的穿透光強(qiáng)信號分析所述甲烷氣體的濃度值；”。

　　所以對探測器的修改的依據(jù)為：由于激光甲烷傳感器的結(jié)構(gòu)及其各組成結(jié)構(gòu)之間功能的連續(xù)性，以及說明書中對應(yīng)記載的內(nèi)容“探測器202探測激光束穿過被測甲烷氣體時的穿透波長；微處理器203接收激光束的特定波長和激光束穿透被測甲烷氣體時的穿透波長”二者具有相應(yīng)的“激光束穿過被測甲烷氣體時的穿透波長”，該微處理器獲取的“激光束穿過被測甲烷氣體時的穿透波長”是探測器探測得到的，是與微處理器的“獲取……所述激光束穿透所述甲烷管道區(qū)域內(nèi)的甲烷氣體時的穿透光強(qiáng)信號”相應(yīng)的，該微處理器獲取穿透光強(qiáng)信號是由探測器探測得到的，所以，該激光甲烷傳感器的探測器探測得到的是相應(yīng)的光強(qiáng)信號即穿透光強(qiáng)信號，因此，將“探測器，用于探測所述激光束穿過所述甲烷管道區(qū)域內(nèi)的甲烷氣體時的穿透波長；”修改為“探測器，用于探測所述激光束穿過所述甲烷管道區(qū)域內(nèi)的甲烷氣體時的穿透光強(qiáng)信號；”。

　　所以，申請人認(rèn)為，對探測器和微處理器的修改內(nèi)容能夠由原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定，該修改并未超出原說明書及權(quán)利要求書中公開的范圍，符合專利第三十三條的規(guī)定。

　　上述的兩個案例，分別從多個方面示出了該直接、毫無疑義的確定的方式，如，從本領(lǐng)域公知常識的方面直接推論出文字描述內(nèi)容為筆誤，且該結(jié)果只有筆誤；或者從本領(lǐng)域的公知常識、本領(lǐng)域的描述方式/撰寫方式等內(nèi)容經(jīng)過簡單推論出文字描述內(nèi)容為本領(lǐng)域內(nèi)的不同定義方式（或者簡稱），且該結(jié)果只有不同定義方式（或者簡稱）一種，則可認(rèn)為這兩個案例中的修改內(nèi)容是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定的。

　　簡言之，在根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載直接的內(nèi)容、本領(lǐng)域的公知常識、本領(lǐng)域的常規(guī)描述/撰寫方式等內(nèi)容進(jìn)行簡單推理能夠得出的、且其推理得到的結(jié)果唯一，就可認(rèn)為其是直接、毫無疑義的確定的。

　　以上是在審查意見通知答復(fù)實踐過程中的個人體會，難免有不妥，還請指正。