關于司法解釋與審查指南中功能限定特征規(guī)定的分析

2010-07-09

文/北京市集佳律師事務所梁勇

　　最高人民法院在2010年1月1日正式施行的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條中規(guī)定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。”然而2006版《專利審查指南》以及2010年2月1日正式施行的2010版《專利審查指南》均在其第二部分第二章第3.2.1中規(guī)定：“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式?！?br />
　　從表面上看，上述兩種表述似乎是完全對立甚至矛盾的。然而筆者認為：上述兩種完全適用于不同程序中且貌似對立的表述不但不矛盾，甚至恰恰是互為補充的。正因為它們在專利權期限內不同階段分別適用于專利審查和專利侵權審理這兩個完全不同的程序中，因而實際上分別體現出了專利授權審查機關以及司法機關對專利申請人以及授權后的專利權人與社會公眾之間利益的合理平衡。

　　一、如何理解審查指南中的相應規(guī)定：
　　一方面，在專利審查過程中，根據專利制度基礎理論中的“社會契約論”，授權專利實際上是專利權人與社會公眾之間依法簽訂的一份契約，而代表社會公眾與專利申請人（即授權后的專利權人）簽訂這份契約的就是專利審查過程中的審查員。換句話說，專利審查員在審查過程中是應當站在社會公眾的角度并充分代表社會公眾利益的，即：專利審查員在審查某一專利申請時，應當在現行專利法律框架下盡可能將申請人的專利申請駁回或盡可能縮小其將來可能授權的保護范圍。正是在這種前提下，如果專利申請的權利要求中出現了“功能或效果限定”的技術特征時，專利審查員就會主動基于該權利要求的功能限定是否能夠得到“說明書的支持”來進行審查。因此，審查指南實際上也是站在了社會公眾的角度而規(guī)定“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式?！币驗樵谶@種情況下，如果審查員能夠找到任何一個反例，就可以基于該專利申請得不到說明書的支持而要求專利申請人修改甚至放棄其相應權利要求，進而達到代表社會公眾制衡專利申請人的目的。也正是基于這一出發(fā)點，所以現行審查指南在同一小節(jié)中還規(guī)定：“通常，對產品權利要求來說，應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的。”審查指南的上述規(guī)定實際上也體現出，我國并不鼓勵專利申請人采用功能或者效果特征來對專利權利要求進行限定，因為如果單獨從字面上理解這種功能或效果限定的技術特征，必然就會或多或少的在一定程度上不適當的擴大專利權人應有的保護范圍，進而損害社會公眾的利益。因此，在審查包含功能或效果限定技術特征的權利要求時，審查員就應當推定這種功能或效果限定包括了在先技術（這里的“在先技術”包括專利法意義上的現有技術以及抵觸申請）以及說明書中全部能夠實現這種功能或者達到相應效果的具體實施方式。也就是說，審查員首先需要站在社會公眾的角度給專利申請人的相應權利要求假定一個盡可能大的保護范圍，并在此假定的基礎上進行審查。因為稍具專利常識的人都知道，專利權利要求撰寫的保護范圍越大，其獲得專利授權的難度必然也就越高，而且即使其獲得授權后其權利穩(wěn)定性也必然就會相對越低。所以，正是出于這種考慮，筆者認為：審查指南中的上述規(guī)定就是要求專利審查員盡可能站在社會公眾的角度來制衡專利申請人可能不合理擴大其專利申請保護范圍的意圖，以適度平衡專利申請人和社會公眾的利益，從而使得專利申請人的專利申請保護范圍與該申請對社會技術進步的貢獻程度基本一致，因此審查指南的相應規(guī)定是具有一定合理性的。

　　但是另一方面，筆者認為審查指南中“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”這一具體表述有待進一步完善和商榷。首先，即使某發(fā)明專利申請的權利要求書中包含了功能限定的技術特征，審查員實踐中也不可能客觀的按照其覆蓋了所有能夠實現所述功能實施方式的原則進行審查。主要理由是：第一，對于功能或者效果限定的技術特征，審查員往往難以進行全面的檢索，特別是對于并不以追求該相應功能或效果的在先技術而言，申請人一般都不會字面記載這些不相關的功能或者效果，但是這種功能或者效果對于所屬領域普通技術人員而言卻是顯而易見并客觀存在于這些在先技術中的。在這種情況下，審查員根本就無法基于專利申請的權利要求中的功能或效果限定等關鍵詞檢索到這類在先技術。第二，審查員作為法律上假想的人，由于其本身被定義為不具有創(chuàng)造性，因此審查員無論如何也只能考慮該專利申請說明書中已經記載或者在該專利申請日之前已經存在的現有技術，最多也只能考慮到包括抵觸申請在內的在先技術，而無論從理論上還是實際上，審查員都不可能考慮該專利申請日之后（特別是該專利的具體審查日或者授權公告日之后）的同樣能夠實現相應功能的在后技術。因此，對于審查指南上述規(guī)定較為客觀的理解應當是：審查員在審查帶有功能性限定的權利要求時，應當假定該功能限定包括在先技術或者專利說明書中的所有能夠實現該功能的實施方式，但是不應當包括該專利申請日之后可能出現的、同樣能實現這一功能的在后技術中的實施方式。這是不僅僅是因為審查員站在法律假想的人地位本身就無法預見到申請日之后會出現何種能夠實現同樣功能的新的技術手段，更主要的或許是考慮到我國現實的國情，如果將某專利申請日之后出現的新技術手段也納入到之前所申請專利的保護范圍，顯然也利于保護我國創(chuàng)新能力相對較弱的民族企業(yè)，也會在一定程度上扼殺民族企業(yè)進一步的創(chuàng)新空間。

　　基于上述分析，筆者認為：現行審查指南中所述的“所有能夠實現所述功能的實施方式”這種表述明顯是欠妥的，稍微嚴謹一點的表述至少應該限制為“在先技術以及專利申請說明書中所有能夠實現所述功能的實施方式?！?br />
　　二、如何理解司法解釋中的相應規(guī)定：
　　筆者認為，司法解釋第四條的規(guī)定實際上體現出了我國鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的專利法立法宗旨以及對專利權人進行適度保護的基本立場。

　　眾所周知，絕大多數的發(fā)明創(chuàng)造都是屬于建立在背景技術基礎之上的改進型發(fā)明創(chuàng)造，真正屬于開拓性的發(fā)明創(chuàng)造畢竟是少之又少。也就是說，絕大多數的發(fā)明創(chuàng)造都是首先發(fā)現現有技術中存在的相應技術問題，然后通過創(chuàng)造性勞動而獲得新的技術手段或技術方案，以實現某種現有技術不曾達到的技術高度，從而最終解決背景技術中存在的相應技術問題。當然，新的技術方案作為一個整體必然應當是新的（也就是說必須具備專利法意義上的新穎性），但是其中所包含的相應技術特征并不一定必須是新的或者前所未有的。如果某專利申請的權利要求是以功能或者效果技術特征進行限定，那么這種功能或者效果技術特征一般來說更不會是新的。例如：穩(wěn)壓器、變壓器應當可以理解為功能性限定特征，但是這種“穩(wěn)壓”或“變壓”的功能并不一定是新的；同樣，降低成本、節(jié)約能源、提高效率等技術效果也是不同領域技術人員長期以來共同追求的永恒目標，當然也不屬于新的技術效果。而專利制度保護的是以具體技術手段所表達的具體技術方案的集合，而并不簡單保護僅體現某種技術思想的功能或者效果，正如著作權法保護的是作品本身的具體表現形式而不保護作者的思想一樣。因此，對于功能或者效果限定技術特征的解釋也必然需要得到相應專利說明書中所記載的具體技術手段的支持。否則，如果將能夠實現該功能或者達到該技術效果的全部相應技術手段都納入該權利要求的保護范圍，無疑則封殺了廣大社會公眾為了實現相同的功能或達到相同技術效果而繼續(xù)創(chuàng)新的空間，實際上也就變相的阻礙了技術的進步，至少在目前的現實國情中是不利于我國民族企業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新的。

　　舉例來說，如果某專利權利要求記載的某技術特征為采用“變壓器”，那么在侵權訴訟中實際確定該權利要求的相應保護范圍時，其最大保護范圍也只能解釋為采用該專利申請日之前的現存變壓手段進行變壓或者專利說明書中所記載的變壓手段，當然也包括與之構成等同的變壓手段。然而，如果被控侵權人采用了一種專利申請日之后才獨創(chuàng)的、本質不同的變壓技術手段，此時雖然從上下位概念關系來講也屬于“變壓”這一功能限定的范圍，但是顯然就不應該認定被控方案落入在先專利的保護范圍，因為被控侵權人的這種新的變壓手段本身相對于其之前的變壓技術來說就是具有創(chuàng)造性的。也許有人要說，這種情況下還是應該認定在后方案落入在先專利的保護范圍，因為在后發(fā)明人完全可以通過針對在后發(fā)明的本質不同的新的變壓方案單獨申請專利，以禁止在先專利權人或者其他社會公眾未經其許可而不得擅自實施其在后發(fā)明的變壓方案，通過這種方式也可以達到鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的目的，并未壓縮社會公眾的創(chuàng)新空間。筆者認為，如果不考慮中國的現實國情而單純考慮上述的理論推導，這種理論在這個角度當然是站得住的。然而，由于我國目前很多領域的核心專利都被外國公司所擁有，國內企業(yè)本身原創(chuàng)能力相當有限所以司法解釋結合我國現實的國情而對專利權人進行適度保護是我國專利法本身的應有之義。

　　因此筆者認為：司法解釋第四條的規(guī)定，既保護了發(fā)明人實際公開的內容（除適用捐獻規(guī)則的以外），也給社會公眾特別是我國的民族企業(yè)預留了相應的創(chuàng)新空間，從而真正體現了我國鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的專利立法宗旨，同時也體現了我國對于專利權人僅僅進行適度保護的基本立場。否則，如果在專利侵權訴訟中，法院依然按照審查指南相應規(guī)定的字面理解來確定包含功能或者效果特征限定專利權利要求的保護范圍，將所有能夠實現相應功能或達到相應效果的技術方案均納入專利權人的保護范圍，則一方面可能會不合理的擴大專利權利要求的保護范圍，另一方面則會同時大大挫傷社會公眾圍繞實現相同的功能、達到相同技術效果而進一步進行創(chuàng)新的積極性，與我國現階段的國情不符。

　　然而，經過仔細分析，筆者認為司法解釋第四條的表述也存在一些問題。例如：如果權利要求中撰寫了“穩(wěn)壓器”特征，雖然具有穩(wěn)定電壓這一功能限定的意味，但是如果穩(wěn)壓器不是該專利的發(fā)明點，而且由于穩(wěn)壓器在專利申請日之前就已經屬于本領域普通技術人員所公知的能夠實現穩(wěn)定電壓這種特定功能的技術手段，其工作原理甚至通常結構也都屬于公知常識的范疇，那么專利申請人一般就不會在專利說明書中對穩(wěn)壓器這一帶有功能性限定的技術特征進行詳細說明，也不會在實施例中進一步對穩(wěn)壓器的結構或具體技術手段進行闡述。在這種情況下，如果根據司法解釋第四條的規(guī)定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容”，由于專利說明書中并沒有任何具體實施例對權利要求中的“穩(wěn)壓”特征進行描述，這種情況下是否就意味著對相應專利權利要求就沒法確定保護范圍甚至由于其專利說明書沒有具體實施例的記載而不予保護呢？筆者認為顯然不能這樣理解。基于前述對于審查指南相應規(guī)定的同樣理解，筆者認為：司法解釋第四條還應該理解為也包括“能夠與實現相同功能或效果的所屬領域在該專利申請日之前在先技術手段中相同或等同的實施方式”。但是無論如何也不應該包括專利申請日之后出現的既不相同也不等同的全新技術手段，哪怕該技術手段也能夠實現相同的功能或達到相同的效果。也就是說，《司法解釋》第四條這樣表述似乎更為完善：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖以及在先技術中（包括現有技術和抵觸申請）描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容?！?br />
　　三、如何理解審查指南與司法解釋相應規(guī)定之間的關系：
　　1、審查指南的相應規(guī)定不能理解成審查員對于功能性限定權利要求保護范圍的解釋，專利保護范圍的解釋主體只能是人民法院。

　　我們知道，審查指南僅僅是審查員作為審查專利申請的依據和標準，其本身屬于部門行政規(guī)章的范疇。而審查部門制定專利審查標準或者依據時，根據專利制度基本原理中的社會契約理論，往往也是基于審查員代表社會公眾利益與專利申請人進行談判而制定的。因此審查部門制定相對較為嚴格的審查標準是符合專利制度的基本理念和邏輯的。所以在專利審查過程中，審查員由于要代表社會公眾，當然就會根據專利申請人所實際提交的申請文件、結合審查員本身站在普通技術人員的角度對專利權利要求的字面理解而盡可能假設或者推定專利申請人意圖獲得一個相對較大的保護范圍，并以此假設作為審查的基準。然而，審查指南僅僅是提供給專利審查員用于專利審查的依據，并非侵權訴訟中確定相應專利權利要求實際保護范圍的依據。事實上，在專利侵權訴訟中，對于專利權利要求進行解釋并確定其實際保護范圍的主體只能是人民法院。因此筆者認為，由于審查員并沒有實際權力來最終確定相應專利權利要求在專利侵權訴訟中的實際保護范圍，所以審查員代表社會公眾按照審查指南對專利申請中相應權利要求所涵蓋范圍的假定與人民法院在專利侵權審理過程中對于已授權專利保護范圍的實際界定是完全不同的兩個概念。從另一個角度來說，之所以說審查員所依據的審查標準并非具有解釋授權專利權利要求的效力。這還因為，在專利申請被依法授予專利權后，專利權利要求的保護范圍并不是一成不變的。一方面，在專利侵權行為發(fā)生時可能已經出現了一些全新的技術，由于法院認定是否構成等同的時間點是以被控侵權行為發(fā)生日而不是專利申請日，所以在侵權訴訟中，法院很可能會將某些新出現的技術手段認定為與已授權專利中的某些技術特征構成等同而擴大該專利相對于其授權公告時的保護范圍；另一方面，由于專利授權后可能存在若干次的專利無效審查，因此也就存在授權后的權利要求因為無效程序中專利權人的意見陳述而出現禁止反悔情形，人民法院在審理侵權訴訟時也可能基于被控侵權人的主張而依法適用禁止反悔，因此而使得該專利在侵權訴訟時的保護范圍小于其授權公告時的保護范圍。所以筆者認為：在專利侵權訴訟中，人民法院結合各方證據等情況對專利權利要求進行合理解釋是非常必要的，這種解釋顯然不能理解為對于專利權利要求的重新確權，而應理解為是人民法院依法行使其對專利權利要求的解釋權。由于侵權訴訟中存在各方舉證的機會，因此侵權訴訟程序相對于專利審查中除了審查員進行檢索而一般不會引入其他證據（公眾意見除外）的審查程序而言，侵權訴訟中所確定的專利保護范圍更為客觀，相比較專利審查中所推定或假定的保護范圍而言，其更接近于該專利的實際應有的保護范圍。

　　2、司法解釋的相關規(guī)定能夠起到節(jié)約程序和社會資源的效果。
　　眾所周知，一方面，由于在我國的專利審查制度中針對實用新型專利申請沒有實質審查，也就是說，即使實用新型專利申請人在其權利要求中寫入了大量功能或效果限定的技術特征，也通常能夠獲得專利授權。另一方面，在發(fā)明專利申請的實質審查過程中，即使申請人在其權利要求中采用了功能或者效果技術特征，審查員往往也難以真正站在“所屬領域的普通技術人員”的知識水平來進行窮盡性檢索，因為以功能、效果限定的技術方案往往更加難以檢索。所以，在審查員找不到駁回理由的情況下，根據專利審查的“推定授權”制度，審查員也只能對包含了功能或效果限定特征的發(fā)明專利申請授予專利權。在這種現實環(huán)境中，如果在專利侵權訴訟中也按照審查指南的理解，顯然就會在一定程度上侵害社會公眾的利益，并不合理擴大專利權人的保護范圍。因此，為了在專利侵權訴訟中進一步平衡專利權人與社會公眾的利益，所以司法解釋第四條才從另一個角度對采用功能或效果限定的專利權人進行合理限制。也就是說，如果被控侵權方案中的相應技術特征雖然可能具有與專利權人相應權利要求中所限定的功能或效果特征完全相同，但是如果被控方案所采用的具體技術手段本質不同、也不等同于專利說明書以及所屬領域在先技術所公開的各種相應技術手段，則被控侵權方案就不應被認定落入了相應專利權利要求的保護范圍。在這種情況下，侵權訴訟的被告也就沒有必要針對該專利提出無效宣告請求，而可以要求人民法院基于上述司法解釋的規(guī)定直接認定被告不構成專利侵權并駁回原告的相應訴訟請求。這樣就能在一定程度上避免了專利無效以及后續(xù)可能發(fā)生的行政訴訟程序，大大節(jié)約了行政資源，同時由于法院不需要中止侵權案件的審理，因而也能大大提高侵權訴訟的審判效率。

　　3、司法解釋與審查指南的相應規(guī)定實現了專利權人與社會公眾之間利益的真正平衡。
　　正如前所述，審查員在審查帶有功能性限定的權利要求時，不可能以尚未出現的在后技術手段來評價該權利要求是否能夠得到說明書的支持。但是完全存在這種可能性，專利申請日之后出現的某些能實現相同功能或達到相同效果的技術手段可能就是一個不支持已經授權專利相應權利要求的反例。在這種情況下，社會公眾顯然不能以新出現的這種反例由于不支持在先專利權利要求中相應功能或效果限定而要求復審委宣告該專利無效，因為該專利申請人在申請該專利時根本就不可能預見到這種反例的存在，所以也就不能將新出現的反例溯及既往。也正因為這樣，所以作為專利權人向社會公眾支付的一種對價，當專利權人對權利要求進行了功能或者效果限定以后，也當然就不能將其專利申請日之后出現的能實現相同功能的技術手段納入其相應權利要求的保護范圍。然而，在司法解釋前述規(guī)定出臺之前，如果人民法院一味從審查指南的相應字面規(guī)定來理解功能或效果限定的權利要求，就會出現專利申請人及授權后的專利權人兩頭得利的情形，明顯損害了社會公眾的利益。筆者認為只有這樣審查指南和司法解釋都做出合乎邏輯的相應規(guī)定，才能真正體現出專利權人與社會公眾之間的利益平衡。

　　4、審查指南以及司法解釋的相應規(guī)定都需要進一步完善。
　　如前所述，有了司法解釋以及審查指南的相應規(guī)定，表面上看使得專利申請人以及授權后的專利權人兩頭受限制，所以必然會在一定程度上促使專利申請人在申請專利時盡可能放棄功能或效果限定的技術特征，盡量尋求以具體技術手段來限定相應的權利要求，即便是某些技術領域的專利申請不可避免的要撰寫成功能或者效果限定，由于上述規(guī)定的存在，也會促使專利申請人在其專利說明書中盡可能多的公開能夠實現相應功能或達到相應效果的具體實施方式，這一點上與可預見規(guī)則所引導的專利申請撰寫方向是完全一致的。

　　然而，正因為審查指南以及司法解釋的字面表述都存在不夠嚴謹或者不夠完善之處，所以才引起了我國知識產權界的眾多爭議和不同理解。筆者相信，在實際的專利審查實踐或者專利侵權司法實踐中還有待于我國有關的職能部門根據不同具體案例通過案例指導或者批復等方式進一步澄清和明確審查指南以及司法解釋中相應規(guī)定的本質內涵，以消除業(yè)界相關人士對此產生的誤讀。

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