從屬權(quán)利要求的撰寫(xiě)芻議

2007-12-05

文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司李文紅

權(quán)利要求是一件專利申請(qǐng)文件的核心部分，起著說(shuō)明和界定專利保護(hù)范圍的重要作用（參考專利法第五十六條）。權(quán)利要求的撰寫(xiě)質(zhì)量與申請(qǐng)人的利益緊密相關(guān)，相應(yīng)地，知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作者和研究人員對(duì)于權(quán)利要求的撰寫(xiě)都極為關(guān)注，但目前的研究大部分集中于獨(dú)立權(quán)利要求，在此，筆者希望與大家一起探討與從屬權(quán)利要求的撰寫(xiě)相關(guān)的幾個(gè)問(wèn)題。

一．從屬權(quán)利要求撰寫(xiě)的意義和作用

專利法實(shí)施細(xì)則第二十一條規(guī)定，權(quán)利要求書(shū)應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立權(quán)利要求，也可以有從屬權(quán)利要求。

就筆者的觀察，目前的實(shí)踐中，在專利申請(qǐng)時(shí)的權(quán)利要求書(shū)中一般都會(huì)出現(xiàn)從屬權(quán)利要求。有趣的是，外國(guó)人提交的中國(guó)專利申請(qǐng)中，通常會(huì)部署多個(gè)從屬權(quán)利要求，并且層次和結(jié)構(gòu)較為合理；與之相對(duì)的是，國(guó)內(nèi)的單位和個(gè)人提交的專利申請(qǐng)中，通常只有寥寥可數(shù)的幾個(gè)從屬權(quán)利要求。更為有意思的是，有些國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的申請(qǐng)文件的權(quán)利要求書(shū)的權(quán)利要求總數(shù)一般控制在十項(xiàng)以內(nèi)，但是其整體布局卻不盡合理。當(dāng)然，也有的申請(qǐng)人只是從形式上追求從屬權(quán)利要求與獨(dú)立權(quán)利要求的配合，認(rèn)為權(quán)利要求的數(shù)目越多，其發(fā)明或者實(shí)用新型的高度就越高，這種傾向也是應(yīng)該避免的。

造成這種現(xiàn)象的原因是多方面的，例如可能與權(quán)利要求的超項(xiàng)費(fèi)有關(guān)，但筆者認(rèn)為更主要的是對(duì)從屬權(quán)利要求的意義認(rèn)識(shí)不夠。大家目前都認(rèn)識(shí)到獨(dú)立權(quán)利要求的重要作用，如北京高院《專利侵權(quán)判定若干問(wèn)題的意見(jiàn)（試行）》規(guī)定：專利獨(dú)立權(quán)利要求從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征，其保護(hù)范圍與從屬權(quán)利要求相比最大。因此，確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)保護(hù)范圍最大的專利獨(dú)立權(quán)利要求做出解釋。

實(shí)際上，相對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求而言，從屬權(quán)利要求同樣具有重要的意義，例如，北京高院《專利侵權(quán)判定若干問(wèn)題的意見(jiàn)（試行）》規(guī)定：權(quán)利人依據(jù)專利從屬權(quán)利要求起訴被告侵權(quán)的，法院也可以對(duì)從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍予以解釋界定。

《專利代理概論》一書(shū)總結(jié)從屬權(quán)利要求的作用在于：在審批程序中為針對(duì)新穎性、創(chuàng)造性的審查意見(jiàn)提供答復(fù)的回旋余地；在無(wú)效程序中形成專利權(quán)人的多道防線；限定一些比較有商業(yè)應(yīng)用價(jià)值的具體技術(shù)方案，從而在侵權(quán)訴訟和許可證貿(mào)易使專利權(quán)人十分有利。

上述總結(jié)是相當(dāng)精辟的，對(duì)實(shí)踐工作具有重要的幫助；在此基礎(chǔ)上，筆者認(rèn)為某些從屬權(quán)利要求的作用還在于公開(kāi)要求保護(hù)的技術(shù)方案以限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這是由于我國(guó)采取“先申請(qǐng)主義（參考專利法第九條）”，為了防止重復(fù)授權(quán)，還設(shè)置了“抵觸申請(qǐng)（參考專利法第二十三條）”和不同申請(qǐng)人同日申請(qǐng)相同發(fā)明創(chuàng)造時(shí)的協(xié)商（參考專利法實(shí)施細(xì)則第十三條）這兩種機(jī)制。對(duì)于這兩種情況來(lái)說(shuō)，判斷是否屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造主要是以權(quán)利要求書(shū)的內(nèi)容為依據(jù)（參考《新專利法詳解》）。因此，如果對(duì)于某些意義在當(dāng)前不是特別明顯，但未來(lái)前景難以預(yù)期的技術(shù)方案，沒(méi)有在專利申請(qǐng)文件中采用從屬權(quán)利要求的方式來(lái)加以保護(hù)，將有可能帶來(lái)不利的后果，例如在給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手設(shè)置的專利壁壘中留下漏洞，甚至有可能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶得先機(jī)，為自己帶來(lái)不必要的麻煩。

因此，探討如何來(lái)部署從屬權(quán)利要求是有必要的，也是申請(qǐng)人和代理人應(yīng)該積極進(jìn)行關(guān)注的。

眾所周知，從屬權(quán)利要求的撰寫(xiě)應(yīng)該以獨(dú)立權(quán)利要求的撰寫(xiě)為基礎(chǔ)。

在撰寫(xiě)?yīng)毩?quán)利要求時(shí)，需要對(duì)申請(qǐng)人的技術(shù)方案進(jìn)行分析，列出所有的技術(shù)特征；隨后結(jié)合最接近的現(xiàn)有技術(shù)，確定發(fā)明創(chuàng)造要解決的技術(shù)問(wèn)題；針對(duì)技術(shù)問(wèn)題，對(duì)技術(shù)特征進(jìn)行分類，找出必要技術(shù)特征（包括適當(dāng)?shù)母爬ê统橄螅┖头潜匾夹g(shù)特征；根據(jù)必要技術(shù)特征完成獨(dú)立權(quán)利要求的撰寫(xiě)。

在獨(dú)立權(quán)利要求的基礎(chǔ)上，可以參照下述步驟來(lái)完成從屬權(quán)利要求的撰寫(xiě)。

二．按照申請(qǐng)目的確定從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征

從理論上說(shuō)，在得到說(shuō)明書(shū)支持的基礎(chǔ)上，除了必須記載在獨(dú)立權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征外，原則上其他的技術(shù)特征都可以記載在從屬權(quán)利要求中。

這是因?yàn)椋瑢＠▽?shí)施細(xì)則第二十一條規(guī)定，從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征，對(duì)引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步限定。對(duì)此，《審查指南》的解釋是：從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征，可以是對(duì)引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征作進(jìn)一步限定的技術(shù)特征，也可以是增加的技術(shù)特征。《審查指南》還指出：在前的獨(dú)立權(quán)利要求采用兩部分撰寫(xiě)方式的，其后的從屬權(quán)利要求不僅可以進(jìn)一步限定該獨(dú)立權(quán)利要求特征部分的特征，也可以進(jìn)一步限定前序部分的特征。

因此，在實(shí)際的撰寫(xiě)過(guò)程中，需要結(jié)合申請(qǐng)人的目的（如獲得權(quán)利、權(quán)利實(shí)施或商業(yè)目的、阻止在后專利申請(qǐng)授權(quán)）進(jìn)行分析，確定從屬權(quán)利要求的內(nèi)容以及從屬權(quán)利要求之間、從屬權(quán)利要求與獨(dú)立權(quán)利要求之間的結(jié)構(gòu)和層次。

從申請(qǐng)人提出專利申請(qǐng)的目的出發(fā)，可以將非必要技術(shù)特征分為下列類型（筆者稱之為目的分類法）：

創(chuàng)造性相關(guān)非必要技術(shù)特征，指的是有可能對(duì)申請(qǐng)的創(chuàng)造性起作用的技術(shù)特征，其意義在于加快審批程序和應(yīng)付可能的專利無(wú)效宣告程序；

明確化相關(guān)非必要技術(shù)特征，指的是對(duì)一些比較有商業(yè)價(jià)值的具體技術(shù)方案起明確作用的技術(shù)特征，其意義在于在侵權(quán)訴訟中將專利保護(hù)范圍限定得十分明確而限制對(duì)手的爭(zhēng)辯余地或者在專利權(quán)許可或轉(zhuǎn)讓中起到重要的作用；

公開(kāi)性相關(guān)非必要技術(shù)特征，指的是用于公開(kāi)一些意義不是特別明顯的技術(shù)方案的技術(shù)特征，其意義在于阻止他人的同日或在后專利申請(qǐng)獲得授權(quán)。

應(yīng)該說(shuō)，上述分類的理論性較強(qiáng)，在實(shí)際的工作中，很有可能會(huì)出現(xiàn)某些非必要技術(shù)特征同時(shí)屬于兩個(gè)以上分類的情況。

在進(jìn)行上述分析后，就可以按照申請(qǐng)人實(shí)際提交專利申請(qǐng)想達(dá)到的目的來(lái)確定需要要求保護(hù)的技術(shù)方案，從對(duì)應(yīng)的目的分類中挑選出需要在從屬權(quán)利要求中予以記載的非必要技術(shù)特征，即附加技術(shù)特征。

當(dāng)然，在實(shí)際的工作過(guò)程中，附加技術(shù)特征的確定還有可能需要考慮到其他的因素，例如附加費(fèi)的問(wèn)題，這是因?yàn)槲覈?guó)國(guó)務(wù)院專利行政部門(mén)規(guī)定一件專利申請(qǐng)文件的權(quán)利要求的數(shù)目超過(guò)十項(xiàng)后，將按項(xiàng)計(jì)收超項(xiàng)附加費(fèi)。

由于按照目的出發(fā)來(lái)挑選附加技術(shù)特征，就可以在撰寫(xiě)時(shí)做到心中有數(shù)、有的放矢，從而有效改進(jìn)目前有些申請(qǐng)人/代理人漫無(wú)邊際、盲目地撰寫(xiě)從屬權(quán)利要求的現(xiàn)狀。

此外，目前有些專利申請(qǐng)中，在部署從屬權(quán)利要求時(shí)，只考慮對(duì)申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性有可能起幫助的非必要技術(shù)特征，而忽略其他有商業(yè)價(jià)值或者可能阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得專利權(quán)的非必要技術(shù)特征，應(yīng)該說(shuō)還是有所欠缺的。

三．按照技術(shù)特征之間的關(guān)系確定從屬權(quán)利要求的布局

在確定附加技術(shù)特征后，接下來(lái)需要考慮的問(wèn)題就是如何進(jìn)行合理的組合以形成最終的從屬權(quán)利要求。

為此，需要明確所有的技術(shù)特征（包括必要技術(shù)特征和附加技術(shù)特征）之間的關(guān)系，這是下面的關(guān)系分類法發(fā)揮作用的大好時(shí)機(jī)。

從非必要技術(shù)特征與引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的關(guān)系出發(fā)，可以將非必要技術(shù)特征分為下列類型（筆者稱之為關(guān)系分類法）：

追加型非必要技術(shù)特征，指的是在引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的集合的基礎(chǔ)上增加的技術(shù)特征，將所述增加的技術(shù)特征鑲嵌到引用的權(quán)利要求的原技術(shù)特征集合中應(yīng)當(dāng)能夠構(gòu)成一個(gè)新的、完整、合理的技術(shù)特征的集合，即新的技術(shù)方案；

限定型非必要技術(shù)特征，指的是對(duì)所引用的權(quán)利要求中的技術(shù)特征進(jìn)行修飾性說(shuō)明或者實(shí)例化的技術(shù)特征，當(dāng)所述限定型非必要技術(shù)特征限定引用的權(quán)利要求的原技術(shù)特征后，新的技術(shù)特征的集合應(yīng)當(dāng)是完整、合理的技術(shù)方案。

實(shí)際上，如果仔細(xì)推敲，可以進(jìn)一步將限定型非必要技術(shù)特征區(qū)分成修飾性限定型非必要技術(shù)特征和實(shí)例化限定型非必要技術(shù)特征。

在厘清技術(shù)特征之間的關(guān)系后，就基本可以確定從屬權(quán)利要求的布局，即從屬權(quán)利要求整體的結(jié)構(gòu)和層次。此階段明確的主要問(wèn)題包括：

單個(gè)的從屬權(quán)利要求應(yīng)該由哪些附加技術(shù)特征組成。需要考慮的是技術(shù)方案的完整性和合理性，即該從屬權(quán)利要求中記載的附加技術(shù)特征和其引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的集合能夠有機(jī)結(jié)合成一個(gè)新的有效的技術(shù)方案，該技術(shù)方案能夠?qū)嵤┎⑶夷軌蚪鉀Q特定的技術(shù)問(wèn)題。

從屬權(quán)利要求之間的引用關(guān)系如何配置。需要考慮的是技術(shù)方案之間的層次感，即一組相互具有引用關(guān)系的權(quán)利要求的保護(hù)范圍之間應(yīng)該形成一種上寬下窄的金字塔結(jié)構(gòu)。

通常，對(duì)于從屬權(quán)利要求記載限定型的非必要技術(shù)特征的情況，引用關(guān)系的配置相對(duì)簡(jiǎn)單，只需要弄清楚附加技術(shù)特征限定的技術(shù)特征所處的權(quán)利要求，適當(dāng)引用該權(quán)利要求即可。

需要注意的是從屬權(quán)利要求記載追加型的非必要技術(shù)特征的情況，理論上來(lái)說(shuō)，追加型的非必要技術(shù)特征不太可能孤立存在，也會(huì)與被引用的權(quán)利要求中的某些技術(shù)特征具有相互的關(guān)系（如連接關(guān)系、位置關(guān)系、相互作用的關(guān)系、數(shù)據(jù)交互的關(guān)系以及功能上相互支持的關(guān)系等等），因此只需要弄清楚與附加技術(shù)特征關(guān)聯(lián)的技術(shù)特征所處的權(quán)利要求，適當(dāng)引用該權(quán)利要求即可；但是實(shí)踐中，經(jīng)常會(huì)有申請(qǐng)人/代理人不會(huì)太在意前述的各技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)而隨意引用，造成權(quán)利要求的無(wú)效（理由包括保護(hù)范圍不清楚、得不到說(shuō)明書(shū)支持等）。

此外，對(duì)于某些從屬權(quán)利要求來(lái)說(shuō)，其記載的某個(gè)附加技術(shù)特征所限定的或者關(guān)聯(lián)的某個(gè)技術(shù)特征同時(shí)出現(xiàn)在前面的多個(gè)權(quán)利要求中，此時(shí)需要根據(jù)具體的個(gè)案來(lái)確定是進(jìn)行多項(xiàng)引用還是選擇其中哪一個(gè)進(jìn)行引用。

此外，對(duì)于某些被引用的權(quán)利要求來(lái)說(shuō)，其記載的一些技術(shù)特征被某些在后的從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征所限定的或者關(guān)聯(lián)，另一些技術(shù)特征被另一些在后的從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征所限定的或者關(guān)聯(lián)，并且這些在后的從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征彼此之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)，此時(shí)需要根據(jù)具體的個(gè)案來(lái)確定是否在后的從屬權(quán)利要求都引用該被引用的權(quán)利要求，還是在從屬權(quán)利要求之間進(jìn)行引用關(guān)系的配置。

并列的從屬權(quán)利要求之間的先后順序如何設(shè)置。這種情況下，可以參照目的分類法的結(jié)果來(lái)進(jìn)行設(shè)置，一般可以將記載創(chuàng)造性相關(guān)非必要技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求設(shè)置在前，然后設(shè)置那些記載明確化相關(guān)非必要技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求，再設(shè)置那些記載公開(kāi)性相關(guān)非必要技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求。

總之，在部署從屬權(quán)利要求時(shí)需要考慮權(quán)利范圍和層次是否適當(dāng)，包括各從屬權(quán)利要求的內(nèi)容是否有效、從屬權(quán)利要求之間是否具有互相支持的凝聚力，從而形成一份有效力的權(quán)利要求書(shū)，并為將來(lái)的審查程序和可能出現(xiàn)的無(wú)效、訴訟程序預(yù)留了較多的退路，同時(shí)也為以后的權(quán)利實(shí)施帶來(lái)有利的地位，并有效阻滯競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就同樣的技術(shù)方案獲得專利授權(quán)。

四．如何評(píng)價(jià)從屬權(quán)利要求的撰寫(xiě)質(zhì)量

在面對(duì)一件專利申請(qǐng)文件的權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)如何評(píng)價(jià)從屬權(quán)利要求的撰寫(xiě)質(zhì)量也是一個(gè)值得探討的話題。

首先，應(yīng)該判斷從屬權(quán)利要求是否能夠達(dá)到申請(qǐng)人提交專利申請(qǐng)文件的目的。主要是分析單個(gè)的從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征所構(gòu)成的技術(shù)方案是否確實(shí)合理有效。

其次，應(yīng)該判斷從屬權(quán)利要求之間的引用關(guān)系的配置是否合理。主要分析的內(nèi)容包括：

是否符合鑲嵌原則，即當(dāng)附加技術(shù)特征屬于追加型非必要技術(shù)特征時(shí)，是否可以鑲嵌到被引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的集合中，能夠明確記載在新的技術(shù)方案中，該附加技術(shù)特征與其他的技術(shù)特征是如何相互支持而產(chǎn)生預(yù)期功能的。

是否符合替換原則，即當(dāng)附加技術(shù)特征屬于實(shí)例化限定型非必要技術(shù)特征時(shí)，是否可以用該附加的實(shí)例化特征替換掉被引用的技術(shù)特征中的抽象的技術(shù)特征，而形成一個(gè)合理的新的技術(shù)方案。

是否符合修飾原則，即當(dāng)附加技術(shù)特征屬于修飾性限定型非必要技術(shù)特征時(shí)，是否可以用該附加技術(shù)特征對(duì)被限定的技術(shù)特征進(jìn)行修飾，作出明確的說(shuō)明。

此外，當(dāng)被引用的權(quán)利要求采用上位概念進(jìn)行概括時(shí)，從屬權(quán)利要求中需要存在多個(gè)對(duì)應(yīng)的下位的概念對(duì)其進(jìn)行支持。

當(dāng)然，在從屬權(quán)利要求滿足上述實(shí)質(zhì)要求的同時(shí)，還需要杜絕各種形式缺陷。例如，口頭語(yǔ)、方言土語(yǔ)、語(yǔ)句過(guò)于復(fù)雜和語(yǔ)法規(guī)則雜亂等。

此外，在實(shí)踐中還存在一些與從屬權(quán)利要求的撰寫(xiě)有關(guān)的問(wèn)題。申請(qǐng)人/代理人為了權(quán)利要求的簡(jiǎn)明起見(jiàn)，經(jīng)常會(huì)省略掉獨(dú)立權(quán)利要求前序部分的某些必要技術(shù)特征，這本來(lái)無(wú)可厚非。例如，在現(xiàn)有的自行車(chē)的基礎(chǔ)上，有人對(duì)其把手進(jìn)行了該改進(jìn)，其獨(dú)立權(quán)利要求寫(xiě)成“一種自行車(chē)，其特征在于，把手……”。但是，由于沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)真的分析，有些申請(qǐng)人/代理人會(huì)將該省略的技術(shù)特征作為附加技術(shù)特征記載到從屬權(quán)利要求中，例如，從屬權(quán)利要求寫(xiě)成“如權(quán)利要求1所述的自行車(chē)，其特征在于，還包括車(chē)輪”，從而有可能帶來(lái)一些不利的影響，這是應(yīng)該避免的。

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