——兼評“丁桂”商標行政訴訟案

一、案由：

近期，北京市一中院開庭審理了因注冊商標專用權和藥品名稱沖突引起的一起行政訴訟案件。案情大致如下：第3248395號“丁桂”商標是山西亞寶藥業集團股份有限公司（以下簡稱“亞寶公司”）2002年申請注冊的商標，核定使用的商品為商標注冊用商品和服務國際分類第5類片劑、貼劑、膏劑商品，商標專用期為2003年11月21日至2013年11月20日。2005年8月，亞寶公司向武漢市工商局投訴稱：武漢市三楚科技發展有限公司（以下簡稱“三楚公司”）在其生產的治療兒童腹瀉的“腹瀉貼”上使用了“丁桂寶”、“丁桂姜”字樣，并在其右上方標注“TM”標記的行為侵犯了其注冊商標專用權。為準確定性，湖北省工商局向國家工商局報送《湖北省工商局關于“丁桂寶”商標是否侵犯“丁桂”注冊商標專用權的請示》。2006年1月27日，商標局發出《關于“丁桂”商標有關問題的批復》（商標案字〔2006〕第13號，以下簡稱《批復》） ，認定三楚公司侵權。2006年2月23日，三楚公司向國家工商行政管理總局就《批復》提起行政復議，2006年4月12日，國家工商行政管理總局予以維持。2006年7月6日，三楚公司向北京市一中院起訴商標局，2006年9月1日，法院作出一審判決，維持商標局的《批復》。

二、藥品商標的注冊和使用

1、藥品商標注冊和使用的歷史

1983年4月26日，國家工商行政管理局、衛生部、國家醫藥管理局頒布的《關于藥品必須使用注冊商標的聯合通知》規定：自1984年8月1日起，藥品在市場上銷售必須使用注冊商標。這是我國最早關于藥品名稱的管理規定，從此藥品作為特殊的商品使用注冊商標的規定被各項法律法規承襲下來 。1984年的《藥品管理法》第41條規定：“除中藥材、中藥飲片外，藥品必須使用注冊商標；未經核準注冊的，不得在市場銷售。”2001年的《藥品管理法》取消了規定藥品商標強制注冊的規定。2006年，國家食品藥品監督管理局頒布的《藥品說明書和標簽管理規定》第27條規定：“藥品說明書和標簽中禁止使用未經注冊的商標以及其他未經國家食品藥品監督管理局批準的藥品名稱。”

上述歷史表明：對于藥品行業未注冊商標的規定和限制實質上經過了這樣一個過程：舊的藥品管理法的禁止性規定（藥品必須注冊商標）—權利限制空白期（新的藥品管理法取消強制注冊商標）—藥監局的禁止性規定（禁止使用未經注冊的商標）。

2、藥品商標注冊的條件

藥品商標注冊應當符合《商標法》的有關規定，包括：

（1）藥品商標不得違反《商標法》第10條的禁止性規定。

（2）藥品商標應當具有顯著性，不得與他人的在先權利相沖突。

（3）藥品的通用名稱不得注冊。《商標法》第11條規定，僅有本商品的通用名稱不得作為商標注冊。何為藥品通用名稱，現行《藥品管理法》第50條規定：“列入國家藥品標準的藥品名稱為藥品通用名稱。”該法第32條還規定：“國務院藥品監督管理部門頒布的《中華人民共和國藥典》和藥品標準為國家藥品標準。”

（4）僅僅直接表示藥品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的標志不得注冊，但是經過使用獲得顯著性的除外。

3、藥品商標注冊的使用

藥品商標注冊成功后，商標注冊人依法享有商標專用權，其專用權以核準注冊的商標和核準使用的商品為限。藥品商標注冊人使用其商標，還須遵守藥品管理部門的有關規定，如國家食品藥品監督管理局頒布的《藥品說明書和標簽管理規定》第27條規定：“藥品標簽使用注冊商標的，應當印刷在藥品標簽的邊角，含文字的，其字體以單字面積計不得大于通用名稱所用字體的四分之一。”

三、藥品注冊商標的保護

藥品商標注冊成功后，商標注冊人的商標專用權受法律保護，任何人未經其許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標或者銷售侵權商標的或者偽造、擅自制造其注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的或者未經其同意，更換其注冊商標并將該更換的商品又投入市場的，或者給其注冊商標造成其他損害的均侵犯了商標注冊人的商標專用權。

商標注冊人或者利害關系人認為他人侵犯其藥品商標專用權的，可以按照《商標法》第53的規定向有管轄權的工商機關投訴，或者直接向有管轄權的人民法院起訴，認為構成犯罪的，可積極配合司法機關依法追究犯罪嫌疑人的刑事責任。

藥品商標專用權保護的例外，即藥品商標注冊人不能阻止他人正當使用與注冊商標相同的字樣。何為正當使用？《商標法實施條例》第49條規定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”具體到“丁桂”商標案件中，《批復》指出：“據了解，“丁桂兒劑貼”是經過國家食品藥品監督管理局批準的一種中藥產品名稱（國藥準字B20020882），丁香、肉桂是該藥的成分之一。根據我國中成藥的命名規則，復方中成藥可以采用主要藥材縮合命名，因此，上述商標注冊人無權禁止他人在含有丁香、肉桂等成分的藥品上使用含有‘丁桂’字樣的藥品名稱，只要這種使用是用以說明藥品成分的。”三楚公司之所以敗訴，原因有二：一是其使用的“丁桂寶”、“丁桂姜”右上方標注“TM”商標標記，明確將“丁桂寶”、“丁桂姜”作為商標使用，違反了《商標法》第52條的規定，這點已經為法院所確認；二是三楚公司確實存在違法行為，其“生產批件為醫療器械，其產品卻為藥品，而且注冊地址與產地不符” ，經查，“丁桂寶腹瀉貼” 和“丁桂姜腹瀉貼”的批準文號為“鄂藥管械（準）字2002第2260617號”，應當屬于地方藥監局審批的含藥醫療器械類產品，不能作為藥品的批準文號來使用。

四、建立減少藥品名稱和藥品商標沖突的協調機制

藥品名稱和藥品商標分屬《藥品管理法》和《商標法》調整，兩者在權利形成和權利保護的立法和司法實踐中存在沖突、競合、重復管制等現象。 一些藥品商標注冊人在進行商標維權過程中，經常遇到注冊商標專用權和藥品名稱沖突的情況，致使此類案件難以得到及時處理。

藥品名稱包括藥品商品名稱和藥品通用名稱，藥品名稱與藥品商標的沖突，包括：1、藥品商品名稱和藥品商標的沖突，2、藥品通用名稱和藥品商標的沖突。第一種情況容易解決，藥品商品名稱在商標法意義上被稱為藥品商標，可以按照《商標法》的有關規定來辦理。第二種情況比較復雜，藥品通用名稱和藥品商標都屬于通過法定程序確認的權利或者使用利益，涉及國家藥品管理局和國家商標局互不隸屬的兩個國家機關，沖突的具體表現形式為：一是將他人在先的藥品通用名稱注冊為商標，二是將他人在先的注冊商標認定為藥品通用名稱。就前者而言，《商標法》已經規定了救濟途徑，即可以通過商標爭議程序，撤銷注冊不當的商標，也可以按照《商標法實施條例》第49條的規定，依法主張正當使用的權利。就后者而言，就筆者所知，有關法律并未提供相關的后續救濟程序。

鑒于此，筆者呼吁建立協調藥品名稱和藥品商標沖突的機制，具體設計如下：

1、國家藥品管理局和國家商標局在進行藥品通用名稱和藥品商標審查時，互相交叉檢索對方的數據庫。國家藥品管理局和國家商標局已經向社會公眾在線免費提供了各自的數據庫，為這一方案的可操作性打下了堅實的基礎。

2、根據保護在先權利的原則，參照《商標法》的有關規定，在《藥品管理法》中確立藥品通用名稱無效制度。

3、條件成熟時，明確藥品名稱僅由藥品注冊商標和藥品通用名稱兩部分組成，其中藥品注冊商標由國家商標局來管理，藥品通用名稱由國家藥品監督管理局管理，這樣就可以免去多部門管理帶來的混亂。