文/北京集佳知識產權代理有限公司 高揚

　　在美國專利實務中，基于35 U.S.C. 112（下稱112條）的質疑是常見問題之一。筆者在此對其進行簡單地總結，希望能起到拋磚引玉的作用。

　　在2011年9月15日簽署的《美國發(fā)明法案》（America Invents Act,簡稱AIA）中，第112條對說明書進行了規(guī)定，主要在六個方面進行規(guī)定：（a）一般規(guī)定（in General）；（b）結論（Conclusion）；（c）格式（Form）；（d）從屬權利要求援引其他權利要求（Reference in Dependent Forms）；（e）含有多項從屬權利要求的權利要求援引其他權利要求（Reference in Multiple Dependent Form）；（f）組合發(fā)明的權利要求構成要素（Element in Claim for a Combination）。

　　其中，基于112（a）和112（b）的質疑更為常見。

　　一、基于112（a）的質疑

　　112（a）的具體內容及翻譯如下：

　　 (a)In General.—

　　The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

　　說明書應當包含發(fā)明的書面描述，并以全面、清晰、簡明和準確的術語描述制造和使用發(fā)明的方式和過程，以使得本領域技術人員能夠制造和使用該發(fā)明，并且說明書還應當提出發(fā)明人所想到的實施其發(fā)明的最佳實施方式。

　　在實務中，審查員通常會從書面表述（written description）、能夠實現(xiàn)（enablement）和最佳實施方式（best mode）等角度進行駁回。

　　基于112（a）提出的質疑主要是由于審查員認為權利要求的內容無法得到說明書的支持，或者審查員認為權利要求的內容無法根據(jù)說明書中提供的信息實現(xiàn)。

　　例如，在筆者經手的一個案子中，申請人要求保護一種含有新型益生菌的組合物，但是沒有及時提交生物保藏證明。審查員基于112（a）提出本領域技術人員無法實現(xiàn)說明書中的內容。經過分析，最終我們通過補交生物保藏證明的方法克服了這項質疑。

　　在另一個案子中，在RR階段中，申請人刪除了權利要求中對“粉劑”的限制。審查員基于112（a）提出質疑，認為如果沒有對“粉劑”的限制，則可以理解為所有的“粉劑”都可以實現(xiàn)相關權利要求中提到的效果，這顯然與說明書中的記載不同。經過分析，最終通過重新根據(jù)說明書對“粉劑”進行定義克服了這一質疑。

　　有時候，代理人也可以通過抗辯方式回應112問題。如，某案件中，審查員認為權利要求中的效果A不能實現(xiàn)。代理人通過提交實驗數(shù)據(jù)和相關文獻證實了這一效果的可行性，從而克服了這一質疑。

　　二、基于112（b）的質疑

　　(b) Conclusion.—

　　The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

　　說明書應當推導出一個或多個權利要求，這一個或多個權利要求特別地指出并且清楚地申明申請人視為其發(fā)明的主題。

　　112（b）中要求：權利要求書必須闡明發(fā)明的主題；同時明確地對其定義并指出其保護界限。

　　引起基于112（b）的質疑的原因很多。很多時候，由于權利要求書中存在指代不明確的問題，審查員會基于112（b）提出質疑。比如，在筆者經手的一案件中，權利要求中涉及參數(shù)A，但是該案的說明書中有兩個相似的參數(shù)都可以對應參數(shù)A。通過分析，我們通過修改該參數(shù)的定義進行了答復。

　　在專利出口的過程中，翻譯不夠精確也可能引起基于112（b）的質疑。例如，在某一案件中，申請人要求保護一種含有“白術”的中藥組合物。其中，白術被翻譯為“Rhizoma Macrocephala”，審查員認為“Rhizoma Macrocephala”是一個物種的名稱，指代范圍過于寬泛，不能夠很好地界定發(fā)明主題。經過分析，最終通過將對應翻譯修改為《中國藥典》中記載的“Atractylodes macrocephala Koidz”克服了這一問題。

　　很多時候，基于112（b）的質疑是撰寫階段的疏忽，如拼寫錯誤、上下標錯誤造成的。這類問題需要代理人在新申請階段進行認真審核，盡量減少這類問題。在此不一一舉例。

　　有的時候不同審查員的評判標準可能也不盡相同。在筆者經手的一個案子中，審查員認為權利要求中某一個比例的數(shù)值中出現(xiàn)了括號，審查員以此為由提出了質疑。但是，在筆者經手的一個已授權案件中，審查員并沒有對這一問題提出質疑。

　　以上是筆者在實務中對美國專利法112條的一些淺薄的體會，希望可以作為引玉之磚，給大家?guī)硇┰S幫助。